Mediante la Resolución de primera instancia N°17013-2021/DSD el Indecopi rechazó el registro de la marca “Telegram” interpuesta por la empresa multinacional Telegram FZ-LLC, Emiratos Árabes Unidos, por carecer de aptitud distintiva.
La presente resolución se emitió a raíz de que la empresa multinacional solicitara el registro de la denominación “Telegram” en la clase 9 de la Clasificación Internacional para distinguir aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.
Ante ello, el Indecopi señaló que la denominación “Telegram” podría ocasionar que el consumidor no distinga que la marca hace referencia a una empresa dedicada al desarrollo de software, medio de comunicación, entre otros servicios tecnológicos. Asimismo, argumentó que “Telegram” proviene de la palabra “telegrama”, el cual eran mensajes concisos y rápidos que se enviaba por telégrafos, por lo que la denominación que se pretende registrar, no guardaría relación con los servicios y productos que la empresa ofrece, careciendo de aptitud distintiva.
Recordemos que la aptitud distintiva, es aquel requisito de registrabilidad que exige tener en cuenta la relación entre el signo distintivo que se pretende registrar y el servicio o producto que se quiere distinguir, y a su vez, que este se diferencie con otros productos y servicios que se oferten en el mercado.
Ante tal decisión, la empresa solicitante apeló la resolución de primera instancia y argumentó que la denominación “Telegram” fue elegida, precisamente, para revivir el término que durante años fue asociado a un medio de comunicación. Asimismo, alegaron que la denominación “Telegram” ha sido registrada en la clase 9 de la Clasificación Internacional en diversos países del mundo, logrando en cada uno de ellos registros exitosos.
Es así como en segunda instancia, la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución Nº0024-2022/CSD, alegando que la denominación “Telegram” es un signo capaz de ser asociado con los productos y servicios que la empresa pretende distinguir, y no solo ello, sino que también es capaz de diferenciar los mismos de aquellos que ofrecen los competidores en el mercado.
Teniendo ello en cuenta, la entidad decidió revocar la resolución que denegaba el registro de la marca “Telegram”, ordenando que la primera instancia emita un nuevo pronunciamiento y evalúe si el signo solicitado se encuentra incurso en alguna prohibición de registro.
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