Resumen: El presente caso trata de la cancelación a un registro de marca de producto por falta de uso. El Indecopi resolvió que si la marca registrada no es usada en el mercado, esta es susceptible de ser cancelada por un tercero que tenga interés en registrar una marca similar a la ya existente. En caso la marca que se pretenda cancelar es notoriamente conocida, su titular deberá presentar todos los medios de prueba que aseguren lo afirmado, en caso contrario, la marca será cancelada.
CASO DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
POR FALTA DE USO – RESOLUCIÓN Nº 29-2021/CSD-INDECOPI
Con fecha del 05 de enero de 2021, se resolvió el caso documentado en la RESOLUCIÓN Nº 29-2021/CSD interpuesta ante Indecopi por el accionante MOISES ENCARNACIÓN CASTILLO, y la emplazada FCS COLCHONES S.A.C, siendo la materia una cancelación de registro de marca de producto por falta de uso. Por lo cual, veremos a continuación lo acontecido en la mencionada resolución.
El accionante MOISES ENCARNACIÓN CASTILLO, con fecha 27 de febrero de 2020, de Perú, solicitó la cancelación de la marca de producto constituida por la denominación KOMFORT NIGHT DREAMS, para distinguir algunos productos de la clase 24 de la Clasificación Internacional, encontrándose registrada a favor de FCS COLCHONES S.A.C., de Perú. El accionante, señala que haciendo una revisión del mercado, verificó que la marca materia de análisis no posee un uso fáctico ni real dentro del periodo de probanza. Amparó su acción en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.
El 18 de setiembre de 2020, la emplazada manifiesta que, existe una falta de legitimidad del accionante, debido que no le correspondería ser declarado como “persona interesada”; si bien su empresa no ha usado su marca para distinguir los productos materia de registro, existen motivos justificados amparados por el artículo 165 de la Decisión 486; el 20 de setiembre de 2019, su empresa interpuso una denuncia penal por varios motivos y agravantes contra los implicados por comercializar y vender productos usando ilícitamente la denominación KOMFORT, por lo que, estos actos ilícitos han tenido un gravísimo impacto en la percepción que tiene el consumidor sobre sus productos, y a fin de resguardar su imagen empresarial, se suspendería la producción de colchones y productos afines hasta eliminar a los estafadores del mercado; y asegura que esta penosa situación configura un escenario de caso fortuito.
Por otro lado, la empresa indica que sus marcas con la denominación KOMFORT, incluyendo la que es materia de análisis, califican como notoriamente conocidas y renombradas y, por ende, no son susceptibles de cancelación; no se debe permitir que el accionante, quien parece tener vínculos directos con los implicados en los procesos penales, se aproveche del esfuerzo desplegado durante años para otorgar notoriedad a sus signos.
El accionante repuso que es un agente económico en el mercado peruano, inscrito de forma debida ante la SUNAT, probando así que es una “persona interesada”; señala que la parte emplazada no advierte factoras y/o boletas que demuestren comercialización con los productos de la marca de materia de análisis; no hay pruebas de que el signo es notorio ni presentó otras pruebas contables; no se acreditó que haya habido “motivos de fuerza mayor o caso fortuito” para evitar el procedimiento de cancelación; la emplazada no ha presentado documentos de formalización de la denuncia, cuál es su número de expediente, tampoco se aprecian los resultados de las investigaciones preliminares realizada por la policía; en cuanto a que el signo KOMFORT debe ser reconocido como notorio; no se ajusta a la realidad de los hechos y no cumple por lo exigido por las normas vigentes; la emplazada pretende camuflar su falta de documentación contable de ventas, asumiendo la notoriedad.
La Comisión deberá determinar: i) Si el accionante, cuenta con legítimo interés para formular oposición en base a la marca invocada. ii) Si corresponde emitir pronunciamiento respecto del alegado carácter notorio de la marca objeto de cancelación. iii) Si se ha acreditado la existencia de una causa de justificación de no uso de la marca de producto KOMFORT NIGHT DREAMS.
Conforme a ello, acuerda lo siguiente: (i) Contrariamente a lo manifestado por la emplazada, esta Comisión determina que, el hecho que ENCARNACION CASTILLO, MOISES RICARDO, haya solicitado la cancelación por falta de uso del registro de la marca materia de análisis, permite presumir que dicha persona pretende usar o registrar un signo idéntico o semejante con la marca cuya cancelación se pretende, lo cual lo legitima para accionar.
(ii) No resulta pertinente en el presente procedimiento analizar si la marca objeto de cancelación ostenta el carácter de notoriamente conocida. En efecto, no existe una relación entre el hecho que el peticionante pretende probar, a saber, el carácter notoriamente conocido de la marca KOMFORT NIGHT DREAMS y la finalidad del procedimiento de cancelación de registro de marca por falta de uso, puesto que dicho argumento sólo puede ser invocado en un procedimiento de registro o de nulidad de registro, en virtud a lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por quien se opone a un registro o quien solicita la nulidad de un registro y no por quien resulta ser la emplazada en un procedimiento de cancelación, como ocurre en el presente caso.
(iii) No se evidencia una sentencia firme que corrobore los alegatos expuestos por la parte emplazada; no se ha presentado documentación que acredite que la denuncia penal fue admitida a trámite; tampoco ha acreditado estar impedida de realizar una actividad económica ligada al uso de la marca materia de análisis. No se comprobó que el no uso de la marca materia de análisis se deba a una causa justificada de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, por lo que corresponde cancelar su registro.
Se declara FUNDADA la acción de cancelación interpuesta por ENCARNACION CASTILLO, MOISES RICARDO, de Perú; y, en consecuencia, CANCELAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación KOMFORT NIGHT DREAMS, de la empresa FCS COLCHONES S.A.C., de Perú.
Antes de iniciar a analizar ciertos aspectos del presente caso, debemos tomar en consideración que las decisiones que declara la Comisión no solo tienen criterio los hechos que afirman las partes, sino más bien estas deben ir acompañadas por sus respectivas pruebas fehacientes que corroboren lo que efectivamente se está afirmando; en tal sentido, así los hechos de una de las partes, podría parecernos más creíbles que las de la otra parte, es en base a las pruebas y las normas vigentes aplicables, que la entidad competente se remite para declarar fundada o infundada un procedimiento, por ende, debemos tomar precauciones acerca de los medios probatorios que estamos presentando, para saber si son pertinentes o no para lo que estamos alegando.
En cuanto al caso en concreto, podemos analizar algunos puntos interesantes acerca de lo previsto en la Resolución. Comenzando por señalar que, efectivamente el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, determina que: “la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada […]”. Por lo que, el accionante al ser aquella persona que ha solicitado el procedimiento, y con ello, ha dado inicio al mismo para una cancelación de la marca en discusión, se infiere que existe un interés por su parte para que dicho signo sea cancelado, pretendiéndolo usar a favor, pues una vez que se realice la cancelación, el accionante podrá registrarlo, convirtiéndose así en el titular de dicha marca.
Si bien al leer el caso, podemos llegar a creer que se actúa de mala fe al querer apropiarse de una marca que ha estado registrada previamente con una supuesta reputación favorable en el mercado para posteriormente obtener su titularidad y así también percibiendo los beneficios de su debido registro y uso del mismo, no es lo que se pretende cuando alguien solicita una cancelación. Debido que, debemos saber que la cancelación del registro de una marca por falta de uso tiene un fundamento de utilidad muy importante, que es el de aligerar la carga de registros que existen en el mercado. Y, ¿qué queremos decir con ello?
Pongámoslo de este modo, si no se llega a reducir la cantidad de signos distintivos que no se encuentran siendo utilizados en el mercado, puede llegar a significar un impedimento para que otras personas logren ingresar un registro de sus propias marcas, pues como sabemos, si estas inciden en alguna similitud o semejanzas con otras, estas no podrían ser registradas de manera exitosa. Es por ello que, se determina que, el accionante sí cuenta con un legítimo interés para iniciar una acción de cancelación por falta de uso.
Otro punto a resaltar es lo que señala la Comisión acerca de que nuestras normas vigentes facultan que, las marcas que son notoriamente conocidas no sean susceptibles de cancelación, debido que ello generaría que los competidores del titular de dicha marca puedan aprovecharse del esfuerzo empresarial ajeno, y así se apropien de la reputación ganada por dicha marca notoria. Y antes de continuar por este camino, debemos recordar, ¿qué significa la notoriedad de una marca? Es aquella que “es conocida por los consumidores del sector de productos o servicios que identifica la marca. Como se puede advertir, el elemento que define a una marca notoria es el conocimiento que exista de la misma” (Gamboa, P., 2006, p. 158)
Una vez teniendo ello claro, también recordemos lo que indicamos al inicio acerca de la importancia de las pruebas fehacientes que comprueben que lo que estamos afirmando es precisamente algo verídico. Por lo que, en el caso concreto, la emplazada si bien indicó que la marca que tenía registrada era notoriamente reconocida, y que por ello no podía ser objeto de cancelación, no llegó a comprobar que esta misma lo era, por ende, se determinó que no resultaba pertinente brindarle el carácter de notoriedad.
Por último, se analizó acerca de si correspondía que la denuncia por los casos ilícitos que alegó la emplazada, constituían como una justificación de no uso de la marca de los productos, por recaer en ser un caso fortuito o de fuerza mayor conforme a lo establecido en la Decisión 486, del Régimen Común de la Propiedad Industrial, lo cual tampoco llegó a considerarse procedente, debido que nuevamente las pruebas presentadas por la emplazada no fueron concluyentes, pues debió presentar los documentos pertinentes como la denuncia penal que permitía evidenciar que fue admitida a trámite o que contaba con una sentencia firme.
Consúltanos tus dudas sin ningún problema en el Estudio Tarazona y Asociados.
Más artículos sobre propiedad intelectual en nuestro blog.
